SUR CE
La société Manufacture [D] est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits de chocolaterie.
La société Gestion Participations Financières et Immobilières (ci-après GPFI), est une holding.
Elle est titulaire de la marque française verbale « NOIR INFINI », déposée le 10 mai 1990 et enregistrée sous le n° 1 591 189 , laquelle a été régulièrement renouvelée, pour désigner les produits suivants en classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade), épices, glace à rafraichir ».
Cette marque a été concédée en licence à la société Manufacture [D].
En vertu de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie;
3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation. »
Doit seul être considéré comme sérieux l'usage de la marque dans la vie des affaires et dans sa fonction de garantie d'identité d'origine des produits et services pour lesquels elle est déposée, aux fins de créer, de développer ou de conforter ses parts de marché dans le secteur économique considéré. Cet usage doit donc être suffisant et non seulement symbolique et au seul but de maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque s'apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque.
La demande de déchéance ayant été formée le 24 octobre 2022, la période pertinente à prendre en considération est comprise entre le 24 octobre 2017 et le 24 octobre 2022.
Pour justifier des preuves d'usage de la marque pendant cette période, la société GPFI communique :
- des pages du site Internet « cluizel.com » et de revendeurs offrant à la vente les tablettes de chocolat reproduisant le signe « NOIR INFINI 99% » pour la période du 20 septembre 2017 au 27 juin 2022 (pièces n°1 à 7),
- des fiches techniques du produit « TAB NOIR INFINI 99% » éditées du 8 juin 2018 au 26 novembre 2021 (pièces n°12 à 15),
- des brochures commerciales pour la période de 2018 à 2020 présentant notamment les tablettes de chocolat vendues sous le signe « NOIR INFINI 99% » (pièces n°16 à 20),
- des captures d'écran de la page Instagram du compte « cluizelparis » datées des 29 novembre 2019 et 3 mars 2022 reproduisant ces tablettes (pièces 22 et 23),
- un extrait de l'édition du magazine « Femme actuelle » d'avril 2018 comportant la photographie de la tablette « NOIR INFINI 99% »,
- une liste de récompenses attribuées à ces produits, dont la tablette « NOIR INFINI 99% » (pièce n°25),
- la liste « Academy of Chocolate' Awards 2015 établissant qu'un prix de bronze a été décerné à la tablette de chocolat « NOIR INFINI (99%) (pièce n°26).
- un historique publié le 28 juillet 2023 sur le site Internet « cluizel.com » mentionnant la commercialisation en 1989 d'une tablette de chocolat sous le signe « NOIR INFINI 99% » (pièce n°36),
- une liste de points de vente de ses produits (pièce n°37),
- des extraits du site Internet « cluizel.com » daté des 3 août 2017 et 28 juillet 2023 établissant l'offre à la vente des produits « NOIR INFINI 99% » (pièce n°38, 48, 49),
- une fiche technique du 3 mars 2021 et des bons à tirer des 28 décembre 2017 au 12 février 2019 concernant les étiquettes « NOIR INFINI 99% NOIR » (pièce n°47),
- de très nombreux duplicatas de factures à des revendeurs mentionnant la vente des produits « TAB NOIR INFINI 99% » (pièces 53 à 56),
- une attestation du commissaire aux comptes de la société Manufacture [D] relative aux informations préparées dans le cadre de la vente des produits « NOIR INFINI » (pièce n°58).
Sur l'usage de la marque conformément à sa fonction essentielle de détermination de l'origine commerciale des produits :
La société [Y] oppose que la société GPFI utilise la marque litigieuse seulement à titre de référence pour décrire les qualités des produits de chocolat qu'elle commercialise ; que le seul fait d'apposer une dénomination en gros caractères sur des documents commerciaux ou des emballages de produits ne permet pas de conclure qu'elle sera perçue comme une marque ; que la dénomination « NOIR INFINI », qui décrit les qualités du produit, n'est pas reproduite au centre de la tablette, mais dans un encart sur sa partie inférieure au même titre que la saveur de la tablette et l'origine de la plantation ; que le choix délibéré fait par la société défenderesse au recours d'apposer la dénomination « NOIR INFINI » au même endroit que des éléments descriptifs, sur l'emballage des tablettes, ne fait que confirmer le fait selon lequel cet usage est fait à titre descriptif et non à titre de marque, ce que percevra le consommateur ; que le seul fait de reproduire une dénomination sur des documents destinés à être communiqués à l'extérieur n'est pas suffisant en soi pour conclure à un usage à titre de marque ; que le signe « NOIR INFINI » sera perçu par le consommateur moyen comme une référence directe à l'intensité et à la teneur en cacao des chocolats, la mention « 99% » étant ajoutée ; que le signe litigieux n'est pas exploité comme une indication permettant de distinguer les tablettes de chocolat en cause de celles d'autres opérateurs ; que c'est la marque « [D] », apposée en position centrale et dominante sur les emballages, qui remplit la fonction essentielle de garantie d'origine ; qu'il doit en être conclu que l'usage de la dénomination « NOIR INFINI » n'a pas été fait à titre de marque, la société défenderesse au recours ne communiquant pas des pièces pertinentes démontrant un usage tourné vers l'extérieur.
La société GPFI réplique que la marque « NOIR INFINI » est distinctive et exploitée à titre de marque ; que le consommateur perçoit cette dénomination comme identifiant la tablette de chocolat commercialisée par la société Manufacture [D] ; que la marque est reproduite sur ses tablettes de chocolat de manière proéminente et isolée du reste de la présentation, se distinguant des mentions descriptives du produit figurant sur l'emballage telles que « 99% chocolat noir » ou « notes aromatiques » ou le descriptif organoleptique apparaissant en caractères plus petits et dans une typographie différente ; que le terme « NOIR INFINI » se distingue donc des autres éléments descriptifs du produit apposés sur l'emballage et en constitue le principal élément attractif que le consommateur même moyennement attentif appréhende immédiatement comme la marque du produit ; que le fait que la marque « NOIR INFINI » soit utilisée en association avec la marque ombrelle « [D] » ne lui fait pas perdre son caractère distinctif, étant courant, dans le secteur alimentaire, que les produits reproduisent deux marques, la marque ombrelle, ou maison, qui figure sur tous le…